涉外定牌加工行为是否侵犯商标权 作者：未知     时间：2022-03-25    来源：互联网

　　近年来，涉外定牌加工中的侵权问题越来越受到社会各界的广泛关注。定牌加工，其英文缩写为“OEM”(Original Equipment Manufacture)，在我国也有被称为“贴牌加工”、“贴牌生产”、“定牌加工”、“定牌生产”等，是指被委托方在来料、来样加工或来件装配业务中，将委托方提供的商标标识加贴在所加工的产品上，并将产品全部返回给委托方销售的生产经营方式。在单一地域内，对定牌加工侵权与否的认识并不存在分歧，然而当定牌加工行为跨越两个或两个以上地域时，特别是其中的承揽加工地与销售地分处不同地域时，对于侵权与否的认识就各不相同了。鉴于我国当前所处的经济发展阶段，以及参与经济全球化合作中的国际分工定位等诸多客观因素，在我国更多的情形是国内加工企业承接国外企业委托从事加工生产并出口的情形，涉及中国境内和境外两个地域，因此也被称涉外定牌加工。本文讨论的主题，就是针对此类情形。

　　涉外定牌加工其特定的含义，表明了该类侵权争议多发于知识产权海关执法程序中的出口环节，据上海海关统计，2012-2014年上半年，该关查获涉外定牌加工案件数分别为17件、17件和13件，分别占同期货运渠道出口案件总数的7.8%、7.4%和9%，案值的10.5%、6.8%和28%，案件量呈逐步上升趋势。同时，考虑到海关在进出口执法中采取抽验机制，国际贸易中实际的涉外定牌加工货物总量应当是非常大的。然而，涉外定牌加工是否构成侵权及与之相关的对商标法中相关文字表述存在不同理解，长期在国内司法界、理论界争论不休，未有定论，类似案件的认定结果大相径庭，不仅给海关执法带来了困扰，更重要的是对从事涉外定牌加工贸易的各方均带来了诸多的未知因素，因此迫切需要厘清涉外定牌加工中各种错综复杂的法律关系，统一对涉外定牌加工中侵权行为的认定标准。

　　一、相关司法判决的分类

　　(一)判决构成侵权

　　判决的要点：基于商标地域性(强调在承揽加工地的商标注册)原则。“商标权作为一种专有权，在空间上的效力并不是无限的。它受到地域的限制，即具有严格的领土性，其效力只限于本国境内。”a因此，同一个商标在不同的国家或地区归属于不同的法律主体是个正常现象。然而，商标权地域性本身又是一个可以从不同视角理解的原则。在认定涉外定牌加工构成侵权的判决中，强调的是在承揽加工地的商标注册情况，即境外委托方对使用在涉外定牌加工商品上的商标在中国不享有商标权，未经中国注册商标所有人的许可，其行为就侵犯了中国商标权人的商标权。相关的司法判决可见，耐克国际有限公司诉西班牙CIDESPORT公司、浙江畜产进出口公司、嘉兴银兴制衣厂“NIKE”商标民事侵权纠纷案([2001]深中法知产初字第55号判决书)。

　　(二)判决构成不侵权

　　1.商标混淆原则

　　判决要点：造成相关公众对商品或者商品来源的误认是认定商标侵权行为的前提，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认，涉外定牌加工生产的商品全部出口，没有在中国市场上销果没有造成对境外相关公众对商品或者商品来源的误认，那么就不侵权。相关的司法判决可见，上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子(上海)有限公司侵犯商标权纠纷案((2009)沪高民三(知)终字第65号判决书)。

　　2.非商标法意义上的商标使用

　　判决要点：商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品和服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节才能发挥其功能。出口环节查获的定牌加工商品，并未真正进入流通领域，尚未面对真正的消费者，因此并非商标法意义上的使用行为，因而不构成侵权。相关的司法判决可见，上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案((2014)浦民三(知)初字第92号判决书)。

　　类似观点在2012年最高人民法院(2012)行提字第2 号判决中亦有体现，该判决书指出：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。委托中国**境内厂家生产加工商品供出口，且宣传、报道等均是在中国**境外，不属于《商标法》第31条规定的使用”。

　　(三)依据是否构成商标“合理使用”原则慎重处理

　　判决要点：商标的使用首先要遵循诚实信用原则，这要求对商标注册及商标权行使行为的保护要考虑是否采取不正当手段，是否损害了公平竞争的市场秩序，是否损害了他人的合法权益;其次，商标的使用还要依据公序良俗原则。相关的司法判决可见，江苏佳弘国际贸易有限公司诉沭阳中远进出口有限公司侵犯商标专用权案((2011)宿中知民初字第0008号判决书)。

　　二、利弊分析

　　应当说，法院对前述案件的裁判均是结合个案具体情况作出的判决，然而，部分判决中对相关商标法领域中的基础概念作出的表述，如若成为裁判一类案件的标准，那么将会对相关企业的经营行为带来较大的影响。一国的知识产权保护水平应当与整体国民经济发展水平相适应，过度的强保护和滞后的弱保护都不能为促进经济健康、有序发展提供有效保障，甚至会阻碍经济的发展。

　　(一)一律判定侵权的影响

　　判定涉外定牌加工行为侵权，强调了本国商标注册的权威性，是对于本国知识产权权利人的强保护。从法律主权的角度出发，应当充分肯定遵循此种原则，毕竟当前的法律制度、司法审判、行政执法都是基于这个大前提下开展的;从未来发展路径来看，国家提出创新驱动发展战略，建立知识产权强国的设想，都将不断提升知识产权保护水平作为我们的工作方向。但也应当客观地看到，首先，当前我国正处在经济转型的关键时期，外贸出口仍是我国经济发展的一个十分重要的动力，而定牌加工在其中扮演了十分重要的角色，企业对定牌加工业务依存度仍然较高。从2013年中国对外贸易500强企业排名榜单中看，其中第3名的深圳富士康公司、第4名的达丰(上海)电脑有限公司、第5名的鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、第7名的昌硕科技(上海)有限公司和第10名的鸿富锦精密电子(成都)有限公司b，都是直接从事涉外定牌加工产业的，占据前十名的半壁江山。此外，在国际贸易领域中，还存在着数量巨大的从事涉外定牌加工贸易的中小甚至微型企业。尽管近年来国家提出创新驱动、转型发展的方针，确实也有部分地区的企业在这方面走在了前列，但不可否认，在全国范围内还有许多仍然在从事涉外定牌加工贸易的企业。

　　其次，境外委托方亦是层次多元，既有国际知名的跨国公司，也有遍布世界各地的中小企业，这些中小企业处于发展阶段，其商业规模、成本核算等诸多因素，并未像大公司那样在全球视野下进行知识产权布局，商标被相关方在其他地域抢注的情形就会屡有发生了。前述江苏佳弘国际贸易有限公司诉沭阳中远进出口有限公司侵犯商标专用权案中，涉及的“SOYODA”国内商标权利人原为境外商标权利人的合作伙伴，其在境内注册商标存在抢注的嫌疑，如此类定牌加工案件一律判为侵权，则一定程度上影响了境内涉外加工企业的发展。

　　(二)一律判定不侵权的影响

　　判定涉外定牌加工行为不侵权，强调了对涉外定牌加工行为中各方利益的平衡，充分考虑了现阶段我国经济发展的现状，从结果看更多是保护了承揽加工企业的利益。

　　然而，由于法院民事审判中在阐述得出不侵权结论的过程中，对于商标使用、混淆、损害等要素作出了一些新的表述，且此类民事案件判决结果越来越趋同，在当前知识产权司法审判趋向合并的大背景下，必将对行政、刑事执法带来影响。例如：认为定牌加工商品没有在国内销售，所贴商标并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众的混淆，也不构成商标法意义上的商标使用;又如：出口行为不是商标法意义上的使用等。部分观点直接构成了对知识产权海关保护职能的挑战。

　　更重要的是，此类观点同时也对相关企业的经营行为产生影响。例如：苏州日宝科技有限责任公司的现金处理器具产品处于行业领先地位，80%以上出口国外，其在国内注册了“RIBAOTECHNOLOGY” 商标。在其开拓美国市场时，与当地合作者成立了美国日宝公司，随着产品逐渐在美国走俏，美国日宝擅自在美国抢注了“RIBAOTECHNOLOGY”商标，随后又委托国内的生产商生产标有“RIBAO TECHNOLOGY”商标的产品在国际市场上销售。2014年5月，美国日宝委托国内某公司生产了300台标有“RIBAO TECHNOLOGY”商标的点钞机，并向海关申报出口厄瓜多尔，被上海海关扣留。该案最终以双方和解结案，苏州日宝不仅有效主张了自身的权利，同时还拿回了“RIBAOTECHNOLOGY”在美国的商标权。试想，如果此案按照涉外定牌加工案件判决不侵权，不仅将极大地违背公平诚信的原则，同时也将对苏州日宝的国际化战略产生重大影响，大大削弱国内企业的国际竞争力，违背了国家鼓励企业“走出去”战略的实施。

　　再如，前述上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案，上海柴油机股份有限公司的“东风 DONGFENG”商标自1962年起就开始注册使用，经过多年的宣传，在包括东南亚市场内的多个国家和地区享有很高的知名度和良好的商业信誉，且印尼的 “DONGFENG”商标也曾一度为其所有。虽然目前在印尼“DONGFENG”商标的权利人是印尼公司，但从判决阐述的商标所有权变化来看，具有较为明显的本国保护主义色彩，且该案的境外委托方在明知涉案商标在中国属于知名品牌的情况下，依然委托境内加工方生产，损害了直接竞争对手的利益。此外，该案实质扩大了境外商标权人的商标使用范围，反而限制了境内商标权利人主张权利的范围。

　　(三)“同案不同判”现象的影响

　　虽然目前司法审判对涉外定牌加工行为有一律认定不侵权的趋同认识，但一则此种认识在各地各级法院并不是完全一致，二则法院更多通过个案裁判尚未形成对此类问题的成文规定，因此给涉外定牌加工各相关方均带来了不可预期的负面影响。

　　一是对生产企业的影响。因为无研发成本、进入门槛低，在我国从事定牌加工的企业很多，形成了较大的产业规模，应该说定牌加工在我国劳动密集型经济快速发展中起到了十分重要的作用。但是由于定牌加工本身就处于整个产业链的最底端，利润极低，没有定价话语权，且竞争激烈，企业面临的经营风险和法律风险较大，有些中小企业很可能因为遭遇过一次知识产权诉讼就面临破产的危险。近年来定牌加工中产生的知识产权问题越来越突出，越来越普遍，而各地法院的判决不尽相同给加工企业带来了极大的困扰，有些正在诉讼过程中的企业由于对判决结果无法预知，因此对于企业其他的定牌加工业务订单不敢生产，客观上影响了经济的正常运行。笔者在从事知识产权执法工作中，也多次接到国内定牌加工企业的咨询，企业对于其所从事的定牌加工业务是否属于侵权十分关注，也迫切希望能有一个相对明确和稳定的法律制度。

　　二是对国内注册商标权人的影响。在按照商标地域性(强调在承揽加工地的商标注册)原则进行保护的前提下，司法部门对在境内生产、出口侵犯其商标权商品时以判定侵权为主，国内注册商标权人对其知识产权在境内受到的保护有较为充足的信心。随着近年来法院以未在境内销售等理由判定不侵权后，境内注册的知识产权产权权利人对在出口环节查扣涉嫌侵犯其知识产权的商品较为犹豫，有的权利人在申请查扣后担心最后被判定为不构成侵权，被迫在货物扣留环节便与出口商草草达成和解，如海关查获的一起某公司出口侵犯某汽车公司商标权柴油机案，在权利人知晓当事人在境外有注册商标后，担心后续会被认定为不侵权，主动向海关撤回了保护申请;有的在法院审判环节担心法院会作出对其不利的判决，主动与对方和解;有的知识产权权利人担心有人在境外注册其商标后再向国内下订单生产出口，影响其正品出口情况的发生，委托专业机构在海外注册商标，如上海东方国际集团的“银河”商标在涤纶布领域享有较高的国际市场知名度，其产品畅销海外市场，正是出于对涉外定牌加工不构成侵权的担心，已开始委托境外机构在多国申请注册银河商标，防止他人注册后再回国委托生产，不但每年需要上百万元的商标注册、维护费用，更重要的是，在混淆理论下，除非在全世界所有国家和地区都完成商标注册，否则也无法有效防控竞争对手在国内进行涉外定牌加工的行为。

　　三、破解“涉外定牌加工”问题的路径建议

　　“涉外定牌加工”作为一种贸易业态在国际贸易中存在已久，对其侵权问题认识上的变化，既反映了对此类贸易认识的不断深入，也客观反映了国内承揽加工贸易企业通过从事“涉外定牌加工”对我国国际贸易发展所作的重大贡献，以及国内承揽加工贸易企业在“涉外定牌加工”贸易中所扮演角色的变化。因此，本文认为，试图破解“涉外定牌加工” 问题，决不能就问题而谈问题、就概念而谈概念，不能在假定目标的前提下，来寻求解决问题的路径，而必须建立在现行的法律框架下，全面考量相关知识产权领域法律法规的基础之上，首先立足自我、而后放眼全球，这样才能使解决问题的路径既适应当前我国经济发展水平，又与我国未来的经济发展方向相一致。

　　(一)国内法作为唯一裁判基准

　　《商标法》立法的基本意图就是保护在我国注册商标的商标权，因此在侵权判定中，无论是商标法条文的引用还是相关概念的解释，首先也必须是建立在本国的语境下。

　　一是关于地域性的考量。中国的司法和行政执法机关理所当然应当依据本国商标权利的法律状况、商标侵权的认定规则来判定是否构成侵权。各国都有商标领域的法律法规，其根本目的并不是为了限制商标所有人行使自身权利的范围，而是为了赋予对本国商标主管机关授予商标的权威性和排他性。涉外定牌加工中，委托方仅在境外取得商标权，在中国并不拥有商标权，因此境外拥有商标权并不能构成委托方或承揽加工方在商标侵权抗辩时的法定事由。同样，我国的司法机关和行政执法机关判定是否构成商标侵权时，也不应考虑境外的商标注册情况。

　　二是关于混淆的考量。虽然新商标法将“容易导致混淆”作为判定近似商标是否构成侵权的要件，但与前述地域性考量一样，判断是否混淆的基准还是应该立足本国。在涉外定牌加工中，虽然商品将全部出口境外，但是作为中国的司法机关和行政执法机关，既不可能依照境外的法律法规来作混淆判断(境外各地的商标法律法规不尽相同，是否需要判断构成混淆亦未可知)，当然更不可能按照中国的法律法规去判断在境外是否混淆，那么，唯一的判断方法就只能是按照中国的法律法规来判断在本国是否容易导致混淆。

　　三是关于损害的考量。有观点认为，涉外定牌加工出口后，产品并没有在中国境内销售，因此没有损害中国境内注册商标权利人的利益。该观点仅从货物当前所处的物流环节，来推测未来是否造成损害，未免过于武断。试想在电子商务全球范围内蓬勃发展的今天，任何一名普通消费者都可以在家中轻松地点击鼠标，购买到世界各地在售的商品，又岂能简单地从货物当前所处的一个流转环节来判断未来货物的流转渠道，究其根本，是否造成损害也不应成为是否构成侵权的要件。有学者就一针见血地指出：“一些法院的判决从我国鼓励出口加工的外贸政策出发，以维护中国境内加工企业利益为由，判定定牌加工行为不构成侵权，这与其说是在保护广大中国加工企业的利益，不如说是在保护少数外国委托加工者的利益，却牺牲了中国商标权人的利益和商标地域保护的基本原则。这是得不偿失的。”

　　四是关于贴牌加工行为性质的考量。《商标法》第48条规定了商标使用的含义，贴牌加工行为完全符合“将商标用于商品、商品包装或者容器上”的定义，且商标的使用显然是以识别商品来源为目的，因此是一种明确的商标使用行为，属于商标权人享有的专用权范畴，未经权利人合法授权，就应当是《商标法》规定侵犯注册商标专用权行为。同时，对于侵权与否的认定应当只有一个评判准则，应该也是一个相对稳定的结论，不会因为商品会或将会在不同地域流通而变换其法律性质。试想一件商品通过涉外定牌加工形式自生产完成、出口至境外后，再复运进口，岂不是会对这同一件商品作出两种完全不同的定性。此外，“如果被告可以以涉外定牌加工为理由提出商标侵权抗辩的话，假冒产品制造商就会借此来规避法律制裁，借‘出口’名义行‘内销’之实，这显然不利于打击商标侵权”。

　　五是关于出口行为性质的考量。对本国的国际贸易实施有效监管是海关法的立法目的之一，在进出口环节中，相关当事人需要向海关进行申报、纳税、提交许可证件等一系列事项，这些无一不是进出口商所从事的商业活动，我们决不能简单地把进出口行为理解成为仅仅是完成商品的交付，因此《商标法》第48条虽没有明确规定进出口是一种商标的使用行为，但其作了“将商标用于其他商业活动中”的兜底表述方式，进出口行为作为一种商业活动，显然是商标法范畴内的商标使用行为。

　　再退一步，即使我们无法对《商标法》进行前述方式的解读，《海关法》第44条、91条和《知识产权海关保护条例》的相关规定，都十分明确地规定了在进出口环节实施知识产权保护的要求，因此我们也可以在根据我国的《商标法》完成对货物侵权认定后，依据我国的《海关法》对从事进出口侵权货物行为的当事人课以行政处罚，涉嫌刑事犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。

　　综上所述，本文认为，在严格依据国内现行法律的前提下，不应对涉外定牌加工另行“特殊照顾”，此外，从当前经济发展现状及今后经济发展方向而言，我们也无需对涉外定牌加工予以“特殊照顾”，我国的执法机关和司法机关在判断权与否时，应当对此类情形与其他商标侵权案件一视同仁、同一标准;至于在损害赔偿方面，商标法对相关当事人应承担的侵权责任有明确的规定，此时结合涉外定牌加工中的一些特殊情况，足以对应承担的侵权责任作出适当的认定。

　　(二)辅以注册商标的附加审查

　　当然，结合本文第二部分利弊分析中的案件，我们也应当清醒地看到，随着知识产权意识的不断提高，部分企业或个人利用在国际贸易中合作方信息不对称的便利，擅自在国内注册了承揽加工时境外方委托定制的商标，而后一旦无法获得生产或者独家生产时，反戈一击，以此来作为与境外委托方的谈判筹码;甚至有企业或个人以此为营生，广为注册某一特定行业内多个境外注册商标，守株待兔，一旦产生纠纷，就以侵权为名索要高额赔偿或者要求高额转让商标。此类情形是涉外定牌加工中特有的情形，而此类情形才是涉外定牌加工行为中真正需要例外考量的情形。

　　民事活动中应当遵循诚实信用原则，商标注册以及商标权的使用行为同样也应适用这一原则，这就要求对商标注册以及商标权行使行为的保护要考虑是否采取不正当手段，是否损害了公平竞争的市场秩序，是否损害他人的合法权益。我国《商标法》第7条规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，对应的《商标法》第44条、45条规定了两类宣告注册商标无效的情形，因此，如果当事人主张国内权利人有违反《商标法》第10条、第11条、第12条、第13条第2款和第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条的，可以中止侵权判定，改为优先纳入宣告注册商标无效的法定程序，那么一旦无效程序得出结论后，与之关联的涉外定牌加工行为的侵权判定也就结论自现了：宣告无效成立的，商标专用权自始即不存在，自然该涉外定牌加工行为就不侵权了;宣告无效不成立的，注册商标有效，即根据《商标法》第57条来判定是否侵权。

　　四、当前海关执法的应对措施建议

　　海关属于国家垂直管理体系的部门，无论是外界还是自身，对执法统一性的要求较为迫切，但各地各层级法院对涉外定牌加工案件判决存在较大差异，且新观点、新概念不断涌现，客观上对海关执法造成了诸多影响。同时，随着北上广陆续建立知识产权法院，知识产权民事诉讼与行政诉讼将合并在同一个法院审理，法院在审理的大量民事案件中的审判思路将更加直接地影响到海关的行政执法。

　　当前，在对涉外定牌加工尚未形成统一认识、尚未出台统一处理标准的情况下，建议海关采取相关应对措施，在合理保障双方当事人权益的前提下，着力体现海关知识产权执法精准、高效的特点。

　　一是依托现有的“知识产权海关保护执法系统”，建立全国范围内的涉外定牌加工案件库，并分别以境外委托人(境外权利人)、境内承揽加工人、境内权利人等要素为索引建立案件关联关系，为全国各查办案件的海关提供信息支持，如涉案商标是否已由商标主管部门受理商标无效申请、已有生效的法院判决、境外权利证明公证认证文书等，一方面避免当事人重复提供相同材料，另一方面也便利办案海关尽快作出相关认定。

　　二是探索建立知识产权海关保护简易确认制度的可行性，即与已确认为涉外定牌加工案件相同情形的出口货物，海关不再启动依职权保护程序，不再暂停货物通关或扣留货物，而仅与出口商履行确认出口货物信息程序，与境内权利人履行有限告知义务，告知其出口货物的必要信息。该项制度的实施，期望既能够为境内商标权利人在今后可能的维权时提供足够的证据，也能够有效维护特定阶段的常规贸易秩序。

　　三是探索针对涉外定牌加工案件引入反担保放行制度。对于出口商向海关主张境内商标注册人违反诚实信用原则获得商标注册并提供相关证据材料的，可以允许出口商在向海关提交等额担保金后申请放行货物，这样一方面可以缩短相关货物在海关的滞留时间，减轻出口商因货物滞留而带来的一系列后续损失，另一方面即使最终判定出口商侵权成立，对境内商标权利人而言亦有赔偿保障。

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